Tribunal UE, Adidas, EUIPO / Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles),19 juin 2019,T-307/17

En 2014, la société allemande Adidas a obtenu l’enregistrement de sa marque auprès de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle « ci-après EUIPO » pour des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Adidas décrit sa marque auprès de l’EUIPO comme consistant en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction.

En 2016, la société belge Shoe Branding Europe BVBA qui souhaitait apposer deux bandes parallèles sur le côté extérieur de ses chaussures a formé une action en nullité contre la marque « aux trois bandes » pour défaut de caractère distinctif.

Par des décisions des 30 juin 2016 et 7 mars 2017, la division d’annulation puis la deuxième chambre de recours de l’EUIPO ont fait droit à la demande en nullité formée par la société belge Shoe Branding au motif que la marque en cause était dépourvue de tout caractère distinctif tant intrinsèque qu’acquis par l’usage[1].

Par la suite Adidas a contesté la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, en demandant au Tribunal de l’Union européenne de la reconnaissance du caractère distinctif de sa « marque aux trois bandes » uniquement par l’usage.

Le Tribunal de l’Union européenne dans une décision datant du 19 juin 2019 confirme la décision d’annulation, en rejetant le recours introduit par Adidas sur le fondement des articles 7, §1, sous b), et 52, §1, sous a) du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (devenus articles 7, § 3, et 59 § 2, du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2019)[2]. Ce dernier souligne l’absence de distinctivité intrinsèque et refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

Comment le Tribunal de l’Union européenne a-t-il apprécié le caractère distinctif de la marque ? 

Pour les juges de l’Union européenne, le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. La distinctivité d’une marque ne s’apprécie pas uniquement par rapports aux produits et services de la marque mais s’étend au regard de la perception du public.

Le Tribunal de l’Union européenne justifie sa décision sur la base de trois arguments : [3]

D’abord les juges soutiennent que la marque aux « trois bandes » n’est que marque figurative ordinaire et non une marque de motif composé d’une série d’éléments se répétant régulièrement. Autrement dit, la marque aux « trois bandes » est composée d’éléments d’une « extrême simplicité » qui ne suffisent pas à caractériser la distinctivité.

Ensuite le Tribunal a décidé de ne pas prendre en compte les formes d’usage qui s’écartent des caractéristiques essentielles de la marque comme son schéma de couleur de bandes noires sur font blanc.

Enfin, le Tribunal estime que la preuve du caractère distinctif par l’usage n’avait pas été rapporté par Adidas dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Adidas ne prouvait le caractère distinctif que dans cinq des États membres de l’Union européenne. Or la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008[4] prévoit, que le caractère d’acquisition par l’usage, doit être démontré indépendamment pour chaque État de l’Union européenne (CJUE, 3ème chambre,25 juillet 2018, Nestlé SA c/Mondelez UK Holdings & Services Ltd).

En effet selon la jurisprudence constante[5], il paraît excessif d’exiger la preuve du caractère distinctif pour chaque pays de l’union européenne. Ce critère doit être apprécié de manière plus globale. Ainsi la distinctivité doit être démontrée sur une partie substantielle du territoire de l’union européenne. Ce critère doit être apprécié au regard de la proportion géographique des états dans lesquels elle a été démontré.

La présente décision attire notre attention quant à l’interprétation stricte donnée par le tribunal de l’Union européenne concernant le caractère distinctif d’une marque. Cependant nombre de praticiens estiment que c’est une décision isolée. Cette dernière n’affecte que la marque à l’encontre de laquelle l’action en nullité a été prononcée. Par conséquent Adidas ne se retrouve pas dépourvu de ces droits.

Pour Karine Disdier-Mikus et Marguerite Senard avocates en droit de la propriété intellectuelle « la présente décision illustre encore, si besoin était, la difficulté pour tout propriétaire de marque de rapporter la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dont les conditions sont difficilement remplies, même pour une marque parfaitement notoire. Une telle décision rappelle également que le dépôt d’une marque figurative constitue une question hautement stratégique qui nécessite une attention toute particulière au moment de son dépôt mais également pendant toute la durée de vie de cette marque afin que l’usage qui en est fait reste conforme dans la mesure du possible à la marque enregistrée »[6].

Un recours devant la Cour de justice nous permettra de mesurer entièrement la portée d’une telle décision ; car la confirmation de cette décision par la Cour de justice provoquera sans aucun doute des effets négatifs considérables sur Adidas qui possède d’autres marques figuratives comparables à celles mise en cause dans cette décision.

Ariel NGNIGONE MEBIAME
Diplômée du Master 2 Juriste d’affaires européen – Université Paris Descarte
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Notes de bas de page :

[1] Communiqué de presse n° 76/19 du TUE du 19 juin 2019 – « Le Tribunal de l’UE confirme la nullité de la marque de l’Union d’Adidas qui consiste en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction »

[2] Règlement (CE) n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

[3] TUE, 9ème chambre élargie, 19 juin 2019 Affaire T-307/17, Adidas AG c/Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Shoe Branding Europe BVBA

[4] Directive 2008/95/CE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques

[5] CJUE,24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P

 [6]Disdier-Mikus, M. Senard, Nullité de la marque de l’Union européenne aux trois bandes d’Adidas, Les Echos EXECUTIVES

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Sources :

  1. Directive 2008/95/CE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques
  2. Règlement (CE) n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
  3. CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI
  4. TUE, 9ème chambre élargie, 19 juin 2019 Affaire T-307/17, adidas AG c/Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Shoe Branding Europe BVBA
  5. TUE, 5ème chambre, 15 décembre 2016, Affaire T112-13 Mondelez UK Holdings & Services Ltd c/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
  6. Communiqué de presse n° 76/19 du TUE du 19 juin 2019 – « Le Tribunal de l’UE confirme la nullité de la marque de l’Union d’adidas qui consiste en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction »
  7. Daleau, Nullité de la marque aux trois bandes, Dalloz actualité, 1er juillet 2016
  8. Disdier-Mikus, M. Senard, Nullité de la marque de l’Union européenne aux trois bandes d’Adidas, Les Echos EXECUTIVES
  9. Dreyfus, Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité, 9 septembre 2019
  10. Fidal, L.Barberon, N.Moya-Fernandez, L’acquisition de la distinctivité d’une marque européenne par l’usage, 16 mai 2018
  11. NomosParis, A. Jacquemart, L’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne, 30 janvier 2017